Halo tim Legalku, saya punya merek yg sudah saya pakai sejak lama pada usaha saya dan sudah berkembang, tapi merek tersebut sudah ternyata didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) baru- baru ini oleh orang lain. Apakah saya bisa mendaftarkan merek tersebut? Terima kasih (Dadang, Bandung).
Pertama-tama, sebelum kita membahas aturan prinsip merek di indonesia, perlu dipahami terlebih dahulu definisi merek. Merek menurut Undang- undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, pasal 1 angka 1 (“UU Merek dan Indikasi Geografis“) bahwa: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.” Prinsip pendaftaran Merek yaitu: pendaftaran merek adalah untuk melindungi produk dan usaha seseorang, sedangkan merek digunakan untuk promosi produk. Tidak semua merek terdaftar itu berarti terkenal. Akan tetapi tindakan mendaftarkan merek sebelum menjadi terkenal adalah suatu tindakan yang menguntungkan dari sisi perlindungan hak merek. Macam- macam prinsip yang dipakai dalam pendaftaran merek:
- Sistem First-to-file Hukum merek di Indonesia menganut sistem first-to-file dalam memberikan pendaftaran suatu merek. Sistem First-to-file berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.
- Constitutive System: Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika, merek tersebut telah terdaftar sejak tanggal merek itu didaftarkan, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM R.I. (Dirjen HKI). Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin, kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.
- Nama Domain: Bahwa perolehan nama domain adalah first come first serve. Hal ini akan mengakibatkan tidak mungkin suatu nama perusahaan didaftarkan dua kali. Sehingga jika seseorang melakukan pendaftaran nama domain dengan menggunakan merek dagangnya atau merek orang lain, maka orang yang pertama kali mendaftarkan nama domain tersebut memiliki hak atas nama domain tersebut.
- Sistem Klasifikasi Merek: sistem yang mengklasifikasikan kelas merek sesuai dengan produk barang atau jasa.
- Persamaan Pada Pokoknya: berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.
Lebih lanjut, bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, kemiripan sebagian atau seluruhnya pada merek di kelas yang sama maupun secara keseluruhan jika memiliki:
- persamaan bentuk (similarity of form);
- persamaan komposisi (similarity of composition);
- persamaan kombinasi (similarity of combination);
- .persamaan unsur elemen (similarity of elements);
- persamaan bunyi (sound similarity);
- persamaan ucapan (phonetic similarity)
- persamaan penampilan (similarity of appearance).
Menurut hemat kami, perlu diperhatikan apakah merek yang memiliki kesamaan dengan merek yang Anda gunakan terdaftar pada kelas barang / jasa yang sama dengan usaha Anda, hal ini dikarenakan menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, persamaan pada pokoknya berlaku pada merek terdaftar di kelas yang sama. Dalam hal kelas usaha perlu diperhatikan apakah merek yang memiliki kesamaan dengan merek yang Anda gunakan terdaftar pada kelas barang / jasa yang sama dengan usaha Anda, hal ini dikarenakan menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, persamaan pada pokoknya berlaku pada merek terdaftar di kelas yang sama. Dalam hal kelas usaha Anda berbeda dengan merek yang telah terdaftar tersebut, Anda tetap bisa mendaftarkan merek tersebut pada Dirjen HKI. Semoga penjelasan kami membantu anda, apabila terdapat hal-hal yang hendak ditanyakan kembali kepada kami untuk dapat langsung menyampaikannya melalui fitur chat pada website kami atau menghubungi admin kami pada Instagram kami di @legalku.
